(Kiel) Der Bun­des­ge­richts­hof (BGH)  hat am 06.05.2009 den kar­tell­recht­li­chen “Zwangs­li­zenz­ein­wand” gegen­über dem Unter­las­sungs­be­geh­ren des Patent­in­ha­bers grund­sätz­lich zuge­las­sen.

Dar­auf ver­weist die Ham­bur­ger Fach­an­wäl­tin für Urhe­ber- und Medi­en­recht Karin Scheel-Pötzl von der DASV Deut­sche Anwalts- und Steu­er­be­ra­ter­ver­ei­ni­gung für die mit­tel­stän­di­sche Wirt­schaft e. V. mit Sitz in Kiel unter Hin­weis auf die soeben ver­öf­fent­lich­te Pres­se­mit­tei­lung des BGH vom 06.05.2009, Az.: KZR 39/06 – Oran­ge-Book-Stan­dard.


Wer ohne Lizenz nach einem paten­tier­ten Indus­trie­stan­dard pro­du­ziert, kann sich gegen­über der Kla­ge des Patent­in­ha­bers aus dem Patent mit dem “kar­tell­recht­li­chen Zwangs­li­zenz­ein­wand” ver­tei­di­gen. Dies bedeu­tet, dass der Nut­zer des Patents gel­tend machen kann, der Patent­in­ha­ber miss­brau­che mit sei­ner Wei­ge­rung, die Benut­zung des Patents zu gestat­ten, eine markt­be­herr­schen­de Stel­lung. Der Nut­zer muss dazu dar­le­gen, dass er sich erfolg­los um eine Lizenz zu ange­mes­se­nen Bedin­gun­gen bemüht hat und der Patent­in­ha­ber durch die Lizenz­ver­wei­ge­rung gegen das kar­tell­recht­li­che Ver­bot ver­stößt, ande­re Unter­neh­men zu dis­kri­mi­nie­ren oder ohne sach­li­chen Grund zu behin­dern. Er darf das Patent aller­dings nur dann im Vor­griff auf den rechts­wid­rig ver­wei­ger­ten Lizenz­ver­trag benut­zen, wenn er auch die sich aus dem ange­streb­ten Ver­trag erge­ben­den Ver­pflich­tun­gen erfüllt, ins­be­son­de­re die ange­mes­se­ne Lizenz­ge­bühr an den Patent­in­ha­ber zahlt oder die Zah­lung zumin­dest sicher­stellt. Dies hat der Kar­tell­se­nat des Bun­des­ge­richts­hofs heu­te ent­schie­den.


Die Kon­in­kli­jke Phil­ips Elec­tro­nics N.V. (Phil­ips) ist Inha­be­rin eines für die Her­stel­lung von ein­fach und mehr­fach beschreib­ba­ren opti­schen Daten­trä­gern (CDR und CDRW) wich­ti­gen Patents. Es han­delt sich um ein Grund­la­gen­pa­tent, das jeder Her­stel­ler han­dels­üb­li­cher CDR oder CDRW zwangs­läu­fig benut­zen muss und das Phil­ips daher eine markt­be­herr­schen­de Stel­lung ver­schafft. Phil­ips hat zahl­rei­chen Unter­neh­men eine Lizenz an dem Patent auf der Basis eines Stan­dard-Lizenz­ver­trags erteilt. Die Beklag­ten haben ohne eine sol­che Lizenz CDR und CDRW her­ge­stellt und ver­trie­ben. Sie haben ein­ge­wandt, die von Phil­ips gefor­der­ten Lizenz­ge­büh­ren sei­en über­höht und außer­dem dis­kri­mi­nie­rend, weil ande­re Unter­neh­men güns­ti­ge­re Kon­di­tio­nen erhal­ten hät­ten. Phil­ips miss­brau­che auf die­se Wei­se sei­ne markt­be­herr­schen­de Stel­lung.


Land­ge­richt und Ober­lan­des­ge­richt haben die Beklag­ten wegen Patent­ver­let­zung zu Unter­las­sung, Aus­kunft und Her­aus­ga­be von patent­ver­let­zen­den Gegen­stän­den zum Zwe­cke der Ver­nich­tung ver­ur­teilt und dar­über hin­aus fest­ge­stellt, dass die Beklag­ten Phil­ips gegen­über zum Scha­dens­er­satz ver­pflich­tet sind. Die dage­gen gerich­te­te Revi­si­on ist erfolg­los geblie­ben, so betont Scheel-Pötzl.


Der Bun­des­ge­richts­hof hat den kar­tell­recht­li­chen “Zwangs­li­zenz­ein­wand” gegen­über dem Unter­las­sungs­be­geh­ren des Patent­in­ha­bers grund­sätz­lich zuge­las­sen. Die Lizen­zie­rungs­pra­xis eines markt­be­herr­schen­den Patent­in­ha­bers unter­liegt der kar­tell­recht­li­chen Miss­brauchs­kon­trol­le (Art. 82 EG, §§ 19, 20 GWB). Der Patent­in­ha­ber darf ein Unter­neh­men, das einen Lizenz­ver­trag abschlie­ßen will, um auf einem von der Benut­zung des Patents abhän­gi­gen Markt Pro­duk­te anbie­ten zu kön­nen, nicht dadurch dis­kri­mi­nie­ren, dass er von die­sem Unter­neh­men ohne sach­li­chen Grund höhe­re Lizenz­ge­büh­ren als von ande­ren for­dert. Ver­stößt der Patent­in­ha­ber gegen die­ses Dis­kri­mi­nie­rungs­ver­bot, ist ihm die Durch­set­zung des patent­recht­li­chen Unter­las­sungs­an­spruchs ver­wehrt. Die Kla­ge aus dem Patent stellt dann eben­so wie die Wei­ge­rung, den ange­bo­te­nen Lizenz­ver­trag abzu­schlie­ßen, einen Miss­brauch der markt­be­herr­schen­den Stel­lung dar.


Die rechts­wid­ri­ge Ableh­nung des dem Patent­in­ha­ber ange­bo­te­nen Lizenz­ver­trags gibt dem dis­kri­mi­nier­ten Unter­neh­men nach der heu­te ver­kün­de­ten Ent­schei­dung aller­dings noch nicht das Recht, die Erfin­dung bis auf wei­te­res ohne Gegen­leis­tung zu benut­zen. Soll bereits patent­ge­mäß pro­du­ziert wer­den, ohne den eige­nen Anspruch auf Abschluss eines Lizenz­ver­trags mit einer eige­nen Kla­ge durch­ge­setzt zu haben, muss sich das dis­kri­mi­nier­te Unter­neh­men so behan­deln las­sen, als habe der Patent­in­ha­ber sein Ver­trags­an­ge­bot bereits ange­nom­men. Dies bedeu­tet, dass in regel­mä­ßi­gen Abstän­den über die Benut­zung des Patents abge­rech­net und die sich aus der Abrech­nung erge­ben­den Lizenz­ge­büh­ren an den Patent­in­ha­ber gezahlt oder zumin­dest zu des­sen Guns­ten hin­ter­legt wer­den müs­sen. Andern­falls kann der Patent­in­ha­ber die Patent­ver­let­zung gericht­lich unter­sa­gen las­sen. Ist das Unter­neh­men nicht bereit, die Gegen­leis­tung zu erbrin­gen, zu der es nach einem nicht dis­kri­mi­nie­ren­den Lizenz­ver­trag ver­pflich­tet ist, han­delt der Patent­in­ha­ber nicht miss­bräuch­lich, wenn er sei­nen Unter­las­sungs­an­spruch aus dem Patent ver­folgt.


Beson­de­re Schwie­rig­kei­ten berei­tet dabei häu­fig die Klä­rung der Höhe einer kar­tell­recht­lich (noch) zuläs­si­gen Lizenz­ge­bühr. Da das auf die Lizenz ange­wie­se­ne Unter­neh­men nicht weiß, in wel­cher Höhe eine ange­mes­se­ne Lizenz­ge­bühr anzu­set­zen ist, hat der Bun­des­ge­richts­hof es für zuläs­sig erach­tet, dem Patent­in­ha­ber statt einer bestimm­ten Lizenz­ge­bühr eine nicht bezif­fer­te, vom Patent­in­ha­ber nach bil­li­gem Ermes­sen zu bestim­men­de Lizenz­ge­bühr anzu­bie­ten und gleich­zei­tig einen Betrag zu hin­ter­le­gen, der min­des­tens der objek­tiv ange­mes­se­nen Lizenz­ge­bühr ent­spricht, mög­li­cher­wei­se aber auch dar­über liegt. Damit kann der Patent­ver­let­zungs­pro­zess in vie­len Fäl­len vom dem Streit um die Höhe der Lizenz­ge­bühr ent­las­tet wer­den. Ob die vom Patent­in­ha­ber fest­ge­setz­te Lizenz­ge­bühr die kar­tell­recht­lich gezo­ge­nen Gren­zen ein­hält, kann der Lizenz­neh­mer gege­be­nen­falls in einem spä­te­ren Pro­zess über­prü­fen las­sen. Ist ein aus­rei­chen­der Betrag hin­ter­legt, genügt für die Abwei­sung der Patent­ver­let­zungs­kla­ge die Fest­stel­lung des Gerichts, dass der Patent­in­ha­ber zur Annah­me des Lizenz­ver­trags­an­ge­bots und zur Bestim­mung der Lizenz­ge­bühr nach bil­li­gem Ermes­sen ver­pflich­tet ist.
In dem zu ent­schei­den­den Fall hat­te die Ver­ur­tei­lung der Beklag­ten Bestand, weil sie nicht ein­mal die nach ihrer Ansicht geschul­de­ten Lizenz­ge­büh­ren von 3% abge­rech­net und die ent­spre­chen­den, Phil­ips geschul­de­ten Beträ­ge hin­ter­legt hat­ten. Ob Phil­ips mit der For­de­rung einer höhe­ren Lizenz­ge­bühr sei­ne markt­be­herr­schen­de Stel­lung miss­braucht hat, brauch­te der Bun­des­ge­richts­hof unter die­sen Umstän­den nicht zu ent­schei­den.


Scheel-Pötzl emp­fahl, das Urteil zu beach­ten und bei ähn­li­chen Fäl­len auf jeden Fall Rechts­rat ein­zu­ho­len und ver­wies in die­sem Zusam­men­hang u. a. auch auf die DASV Deut­sche Anwalts- und Steu­er­be­ra­ter­ver­ei­ni­gung für die mit­tel­stän­di­sche Wirt­schaft e. V. – www.mittelstands-anwaelte.de  -


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