(Kiel) Der Bun­des­gericht­shof (BGH)  hat am 06.05.2009 den kartell­rechtlichen “Zwangslizen­zein­wand” gegenüber dem Unter­las­sungs­begehren des Patentin­hab­ers grund­sät­zlich zuge­lassen.

Darauf ver­weist die Ham­burg­er Fachan­wältin für Urhe­ber- und Medi­en­recht Karin Scheel-Pöt­zl von der DASV Deutsche Anwalts- und Steuer­ber­ater­vere­ini­gung für die mit­tel­ständis­che Wirtschaft e. V. mit Sitz in Kiel unter Hin­weis auf die soeben veröf­fentlichte Pressemit­teilung des BGH vom 06.05.2009, Az.: KZR 39/06 – Orange-Book-Stan­dard.


Wer ohne Lizenz nach einem paten­tierten Indus­tri­e­s­tandard pro­duziert, kann sich gegenüber der Klage des Patentin­hab­ers aus dem Patent mit dem “kartell­rechtlichen Zwangslizen­zein­wand” vertei­di­gen. Dies bedeutet, dass der Nutzer des Patents gel­tend machen kann, der Patentin­hab­er miss­brauche mit sein­er Weigerung, die Benutzung des Patents zu ges­tat­ten, eine mark­t­be­herrschende Stel­lung. Der Nutzer muss dazu dar­legen, dass er sich erfol­g­los um eine Lizenz zu angemesse­nen Bedin­gun­gen bemüht hat und der Patentin­hab­er durch die Lizen­zver­weigerung gegen das kartell­rechtliche Ver­bot ver­stößt, andere Unternehmen zu diskri­m­inieren oder ohne sach­lichen Grund zu behin­dern. Er darf das Patent allerd­ings nur dann im Vor­griff auf den rechtswidrig ver­weigerten Lizen­zver­trag benutzen, wenn er auch die sich aus dem angestrebten Ver­trag ergeben­den Verpflich­tun­gen erfüllt, ins­beson­dere die angemessene Lizen­zge­bühr an den Patentin­hab­er zahlt oder die Zahlung zumin­d­est sich­er­stellt. Dies hat der Kartellse­n­at des Bun­des­gericht­shofs heute entsch­ieden.


Die Konin­klijke Philips Elec­tron­ics N.V. (Philips) ist Inhab­erin eines für die Her­stel­lung von ein­fach und mehrfach beschreib­baren optis­chen Daten­trägern (CDR und CDRW) wichti­gen Patents. Es han­delt sich um ein Grund­la­gen­patent, das jed­er Her­steller han­del­süblich­er CDR oder CDRW zwangsläu­fig benutzen muss und das Philips daher eine mark­t­be­herrschende Stel­lung ver­schafft. Philips hat zahlre­ichen Unternehmen eine Lizenz an dem Patent auf der Basis eines Stan­dard-Lizen­zver­trags erteilt. Die Beklagten haben ohne eine solche Lizenz CDR und CDRW hergestellt und ver­trieben. Sie haben einge­wandt, die von Philips geforderten Lizen­zge­bühren seien über­höht und außer­dem diskri­m­inierend, weil andere Unternehmen gün­stigere Kon­di­tio­nen erhal­ten hät­ten. Philips miss­brauche auf diese Weise seine mark­t­be­herrschende Stel­lung.


Landgericht und Ober­lan­des­gericht haben die Beklagten wegen Patentver­let­zung zu Unter­las­sung, Auskun­ft und Her­aus­gabe von patentver­let­zen­den Gegen­stän­den zum Zwecke der Ver­nich­tung verurteilt und darüber hin­aus fest­gestellt, dass die Beklagten Philips gegenüber zum Schadenser­satz verpflichtet sind. Die dage­gen gerichtete Revi­sion ist erfol­g­los geblieben, so betont Scheel-Pöt­zl.


Der Bun­des­gericht­shof hat den kartell­rechtlichen “Zwangslizen­zein­wand” gegenüber dem Unter­las­sungs­begehren des Patentin­hab­ers grund­sät­zlich zuge­lassen. Die Lizen­zierung­sprax­is eines mark­t­be­herrschen­den Patentin­hab­ers unter­liegt der kartell­rechtlichen Miss­brauch­skon­trolle (Art. 82 EG, §§ 19, 20 GWB). Der Patentin­hab­er darf ein Unternehmen, das einen Lizen­zver­trag abschließen will, um auf einem von der Benutzung des Patents abhängi­gen Markt Pro­duk­te anbi­eten zu kön­nen, nicht dadurch diskri­m­inieren, dass er von diesem Unternehmen ohne sach­lichen Grund höhere Lizen­zge­bühren als von anderen fordert. Ver­stößt der Patentin­hab­er gegen dieses Diskri­m­inierungsver­bot, ist ihm die Durch­set­zung des paten­trechtlichen Unter­las­sungsanspruchs ver­wehrt. Die Klage aus dem Patent stellt dann eben­so wie die Weigerung, den ange­bote­nen Lizen­zver­trag abzuschließen, einen Miss­brauch der mark­t­be­herrschen­den Stel­lung dar.


Die rechtswidrige Ablehnung des dem Patentin­hab­er ange­bote­nen Lizen­zver­trags gibt dem diskri­m­inierten Unternehmen nach der heute verkün­de­ten Entschei­dung allerd­ings noch nicht das Recht, die Erfind­ung bis auf weit­eres ohne Gegen­leis­tung zu benutzen. Soll bere­its patent­gemäß pro­duziert wer­den, ohne den eige­nen Anspruch auf Abschluss eines Lizen­zver­trags mit ein­er eige­nen Klage durchge­set­zt zu haben, muss sich das diskri­m­inierte Unternehmen so behan­deln lassen, als habe der Patentin­hab­er sein Ver­tragsange­bot bere­its angenom­men. Dies bedeutet, dass in regelmäßi­gen Abstän­den über die Benutzung des Patents abgerech­net und die sich aus der Abrech­nung ergeben­den Lizen­zge­bühren an den Patentin­hab­er gezahlt oder zumin­d­est zu dessen Gun­sten hin­ter­legt wer­den müssen. Andern­falls kann der Patentin­hab­er die Patentver­let­zung gerichtlich unter­sagen lassen. Ist das Unternehmen nicht bere­it, die Gegen­leis­tung zu erbrin­gen, zu der es nach einem nicht diskri­m­inieren­den Lizen­zver­trag verpflichtet ist, han­delt der Patentin­hab­er nicht miss­bräuch­lich, wenn er seinen Unter­las­sungsanspruch aus dem Patent ver­fol­gt.


Beson­dere Schwierigkeit­en bere­it­et dabei häu­fig die Klärung der Höhe ein­er kartell­rechtlich (noch) zuläs­si­gen Lizen­zge­bühr. Da das auf die Lizenz angewiesene Unternehmen nicht weiß, in welch­er Höhe eine angemessene Lizen­zge­bühr anzuset­zen ist, hat der Bun­des­gericht­shof es für zuläs­sig erachtet, dem Patentin­hab­er statt ein­er bes­timmten Lizen­zge­bühr eine nicht bez­if­ferte, vom Patentin­hab­er nach bil­ligem Ermessen zu bes­tim­mende Lizen­zge­bühr anzu­bi­eten und gle­ichzeit­ig einen Betrag zu hin­ter­legen, der min­destens der objek­tiv angemesse­nen Lizen­zge­bühr entspricht, möglicher­weise aber auch darüber liegt. Damit kann der Patentver­let­zung­sprozess in vie­len Fällen vom dem Stre­it um die Höhe der Lizen­zge­bühr ent­lastet wer­den. Ob die vom Patentin­hab­er fest­ge­set­zte Lizen­zge­bühr die kartell­rechtlich gezo­ge­nen Gren­zen ein­hält, kann der Lizen­znehmer gegebe­nen­falls in einem späteren Prozess über­prüfen lassen. Ist ein aus­re­ichen­der Betrag hin­ter­legt, genügt für die Abweisung der Patentver­let­zungsklage die Fest­stel­lung des Gerichts, dass der Patentin­hab­er zur Annahme des Lizen­zver­tragsange­bots und zur Bes­tim­mung der Lizen­zge­bühr nach bil­ligem Ermessen verpflichtet ist.
In dem zu entschei­den­den Fall hat­te die Verurteilung der Beklagten Bestand, weil sie nicht ein­mal die nach ihrer Ansicht geschulde­ten Lizen­zge­bühren von 3% abgerech­net und die entsprechen­den, Philips geschulde­ten Beträge hin­ter­legt hat­ten. Ob Philips mit der Forderung ein­er höheren Lizen­zge­bühr seine mark­t­be­herrschende Stel­lung miss­braucht hat, brauchte der Bun­des­gericht­shof unter diesen Umstän­den nicht zu entschei­den.


Scheel-Pöt­zl emp­fahl, das Urteil zu beacht­en und bei ähn­lichen Fällen auf jeden Fall Recht­srat einzu­holen und ver­wies in diesem Zusam­men­hang u. a. auch auf die DASV Deutsche Anwalts- und Steuer­ber­ater­vere­ini­gung für die mit­tel­ständis­che Wirtschaft e. V. – www.mittelstands-anwaelte.de  -


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