(Kiel) Der unter ande­rem für das Mar­ken­recht zustän­di­ge I. Zivil­se­nat des Bun­des­ge­richts­hofs hat dem Gerichts­hof der Euro­päi­schen Uni­on in zwei Ver­fah­ren Fra­gen zur rechts­er­hal­ten­den Benut­zung von Mar­ken zur Vor­ab­ent­schei­dung vor­ge­legt.

Dar­auf ver­weist der Frank­fur­ter Rechts­an­walt und Fach­an­walt für gewerb­li­chen Rechts­schutz Dr. Jan Felix Ise­le von der Kanz­lei DANCKELMANN UND KERST, Vize-Prä­si­dent der DASV Deut­sche Anwalts- und Steu­er­be­ra­ter­ver­ei­ni­gung für die mit­tel­stän­di­sche Wirt­schaft e. V. mit Sitz in Kiel, unter Hin­weis auf die ent­spre­chen­de Mit­tei­lung des Bun­des­ge­richts­hofs (BGH) vom 24.11.2011 zu sei­nen Beschlüs­sen vom 17. August 2011 — I ZR 84/09 – PROTI und 24. Novem­ber 2011 — I ZR 206/10 — Stoff­fähn­chen II.

Der Klä­ger des ers­ten Ver­fah­rens ist Inha­ber der Mar­ke “PROTI”. Er sieht in der Ver­wen­dung der Bezeich­nung “Pro­ti­fit” durch den Beklag­ten eine Ver­let­zung sei­ner Rech­te an der Mar­ke “PROTI”. Der Beklag­te hat die Ein­re­de man­geln­der Benut­zung erho­ben, weil der Klä­ger die Mar­ke “PROTI” nur in einer abge­wan­del­ten, eben­falls als Mar­ke ein­ge­tra­ge­nen Form benutzt hat.

Ein wei­te­res Ver­fah­ren betrifft einen Rechts­streit von Levi Strauss & Co. gegen ein Ein­zel­han­dels­un­ter­neh­men. Levi Strauss ist Inha­be­rin ver­schie­de­ner natio­na­ler und inter­na­tio­na­ler Mar­ken unter ande­rem einer für Hosen ein­ge­tra­ge­nen Gemein­schafts­bild­mar­ke. Nach der Beschrei­bung im Mar­ken­re­gis­ter han­delt es sich um eine Posi­ti­ons­mar­ke, die aus einem roten recht­ecki­gen Label aus tex­ti­lem Mate­ri­al besteht, das oben links in die Gesäß­ta­sche von Hosen, Shorts oder Röcken ein­ge­näht ist und aus der Naht her­vor­steht. Die Beklag­te brach­te seit Sep­tem­ber 2001 Jeans­ho­sen auf den Markt, die an der rech­ten Sei­ten­naht der Gesäß­ta­sche mit einem roten Stoff­fähn­chen ver­se­hen sind. Die Klä­ge­rin betrach­tet dies als Ver­let­zung ihrer Mar­ken­rech­te. Die Beklag­te hat sich dar­auf beru­fen, die Klä­ge­rin habe die Kla­ge­mar­ke aus­schließ­lich in abge­wan­del­ter Form und zwar mit der Auf­schrift “LEVI’S” benutzt. Die tat­säch­lich ver­wen­de­te Form sei eben­falls als Mar­ke regis­triert; des­halb sei nur die­se Mar­ke und nicht auch die Posi­ti­ons­mar­ke rechts­er­hal­tend benutzt wor­den.

Der Gerichts­hof der Euro­päi­schen Uni­on hat in einem Urteil aus dem Jahr 2007 ent­schie­den, dass eine ein­ge­tra­ge­ne Mar­ke nicht durch die Ver­wen­dung eines abge­wan­del­ten Zei­chens rechts­er­hal­tend benutzt wer­den kann, wenn die­ses abge­wan­del­te Zei­chen eben­falls als Mar­ke ein­ge­tra­gen ist (EuGH, Urteil vom 13. Sep­tem­ber 2007 – C‑234/06, GRUR 2008, 343 Rn. 86 BAINBRIDGE). Der Bun­des­ge­richts­hof hat die bei ihm anhän­gi­gen zwei Revi­si­ons­ver­fah­ren aus­ge­setzt und dem Gerichts­hof der Euro­päi­schen Uni­on meh­re­re Fra­gen zur Reich­wei­te die­ser Aus­sa­ge vor­ge­legt. Die­se betref­fen in dem Ver­fah­ren “PROTI” die Ver­ein­bar­keit des § 26 Abs. 3 Satz 2 des deut­schen Mar­ken­ge­set­zes mit der Mar­ken­rechts­richt­li­nie. Die Bestim­mung des § 26 Abs. 3 Satz 2 Mar­kenG gestat­tet die rechts­er­hal­ten­de Benut­zung einer Mar­ke in einer abge­wan­del­ten, eben­falls als Mar­ke ein­ge­tra­ge­nen Form, wenn die Abwei­chun­gen den kenn­zeich­nen­den Cha­rak­ter der Mar­ke nicht ver­än­dern. Nach Ansicht des Bun­des­ge­richts­hofs ver­stößt die deut­sche Bestim­mung nicht gegen die Mar­ken­rechts­richt­li­nie. Zur Begrün­dung sei­ner Ansicht hat der Bun­des­ge­richts­hof im Wesent­li­chen auf das erheb­li­che wirt­schaft­li­che Inter­es­se der Mar­ken­in­ha­ber abge­stellt, ihre häu­fig wert­vol­len älte­ren Mar­ken zu moder­ni­sie­ren, ohne den Mar­ken­schutz und damit die Prio­ri­tät der älte­ren nicht mehr benutz­ten Mar­ke zu ver­lie­ren.

Das zwei­te Ver­fah­ren um die Rech­te aus dem roten Label an den Jeans­ho­sen von Levi Strauss unter­schei­det sich von dem ers­ten Ver­fah­ren dadurch, dass die benutz­te, als Mar­ke ein­ge­tra­ge­ne Form (rotes Stoff­fähn­chen mit der Auf­schrift LEVI’S) eine Kom­bi­na­ti­on von zwei wei­te­ren Mar­ken des Mar­ken­in­ha­bers ist (Mar­ke “rotes Stoff­fähn­chen” und Wort­mar­ke “LEVI’S”) und die zusam­men­ge­setz­te Mar­ke kei­ne gering­fü­gi­ge Abwand­lung der aus den ein­zel­nen Bestand­tei­len bestehen­den Mar­ken dar­stellt. Der Bun­des­ge­richts­hof möch­te im Inter­es­se einer effek­ti­ven Durch­set­zung der Mar­ken­rech­te auch in einem sol­chen Fall von einer rechts­er­hal­ten­den Benut­zung eines als Mar­ke ein­ge­tra­ge­nen Zei­chen­be­stand­teils durch Ver­wen­dung der zusam­men­ge­setz­ten Mar­ke aus­ge­hen. Der Mar­ken­in­ha­ber hat ein schüt­zens­wer­tes Inter­es­se, auch einen ein­zel­nen Bestand­teil einer zusam­men­ge­setz­ten Mar­ke ein­tra­gen zu las­sen, der vom Ver­kehr als eigen­stän­di­ges Kenn­zei­chen­mit­tel auf­ge­fasst wird. Dies ist nach Ansicht des Bun­des­ge­richts­hofs bei dem roten Label von Levi Strauss der Fall.

Rechts­an­walt Dr. Ise­le emp­fahl, dies zu beach­ten und in allen Zwei­fels­fra­gen auf jeden Fall Rechts­rat ein­zu­ho­len, wobei er in die­sem Zusam­men­hang u. a. auch auf die DASV Deut­sche Anwalts- und Steu­er­be­ra­ter­ver­ei­ni­gung für die mit­tel­stän­di­sche Wirt­schaft e. V. – www.mittelstands-anwaelte.de — ver­wies.

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