(Kiel) Der unter anderem für das Marken­recht zuständi­ge I. Zivilse­n­at des Bun­des­gericht­shofs hat dem Gericht­shof der Europäis­chen Union in zwei Ver­fahren Fra­gen zur recht­ser­hal­tenden Benutzung von Marken zur Vor­abentschei­dung vorgelegt.

Darauf ver­weist der Frank­furter Recht­san­walt und Fachan­walt für gewerblichen Rechtss­chutz Dr. Jan Felix Ise­le von der Kan­zlei DANCKELMANN UND KERST, Vize-Präsi­dent der DASV Deutsche Anwalts- und Steuer­ber­ater­vere­ini­gung für die mit­tel­ständis­che Wirtschaft e. V. mit Sitz in Kiel, unter Hin­weis auf die entsprechende Mit­teilung des Bun­des­gericht­shofs (BGH) vom 24.11.2011 zu seinen Beschlüssen vom 17. August 2011 — I ZR 84/09 – PROTI und 24. Novem­ber 2011 — I ZR 206/10 — Stoff­fäh­nchen II.

Der Kläger des ersten Ver­fahrens ist Inhab­er der Marke “PROTI”. Er sieht in der Ver­wen­dung der Beze­ich­nung “Pro­ti­fit” durch den Beklagten eine Ver­let­zung sein­er Rechte an der Marke “PROTI”. Der Beklagte hat die Einrede man­gel­nder Benutzung erhoben, weil der Kläger die Marke “PROTI” nur in ein­er abge­wan­del­ten, eben­falls als Marke einge­tra­ge­nen Form benutzt hat.

Ein weit­eres Ver­fahren bet­rifft einen Rechtsstre­it von Levi Strauss & Co. gegen ein Einzel­han­del­sun­ternehmen. Levi Strauss ist Inhab­erin ver­schieden­er nationaler und inter­na­tionaler Marken unter anderem ein­er für Hosen einge­tra­ge­nen Gemein­schafts­bild­marke. Nach der Beschrei­bung im Marken­reg­is­ter han­delt es sich um eine Posi­tion­s­marke, die aus einem roten rechteck­i­gen Label aus tex­tilem Mate­r­i­al beste­ht, das oben links in die Gesäß­tasche von Hosen, Shorts oder Röck­en ein­genäht ist und aus der Naht her­vorste­ht. Die Beklagte brachte seit Sep­tem­ber 2001 Jean­sho­sen auf den Markt, die an der recht­en Seiten­naht der Gesäß­tasche mit einem roten Stoff­fäh­nchen verse­hen sind. Die Klägerin betra­chtet dies als Ver­let­zung ihrer Marken­rechte. Die Beklagte hat sich darauf berufen, die Klägerin habe die Klage­marke auss­chließlich in abge­wan­del­ter Form und zwar mit der Auf­schrift “LEVI’S” benutzt. Die tat­säch­lich ver­wen­dete Form sei eben­falls als Marke reg­istri­ert; deshalb sei nur diese Marke und nicht auch die Posi­tion­s­marke recht­ser­hal­tend benutzt wor­den.

Der Gericht­shof der Europäis­chen Union hat in einem Urteil aus dem Jahr 2007 entsch­ieden, dass eine einge­tra­gene Marke nicht durch die Ver­wen­dung eines abge­wan­del­ten Zeichens recht­ser­hal­tend benutzt wer­den kann, wenn dieses abge­wan­delte Zeichen eben­falls als Marke einge­tra­gen ist (EuGH, Urteil vom 13. Sep­tem­ber 2007 – C‑234/06, GRUR 2008, 343 Rn. 86 BAINBRIDGE). Der Bun­des­gericht­shof hat die bei ihm anhängi­gen zwei Revi­sionsver­fahren aus­ge­set­zt und dem Gericht­shof der Europäis­chen Union mehrere Fra­gen zur Reich­weite dieser Aus­sage vorgelegt. Diese betr­e­f­fen in dem Ver­fahren “PROTI” die Vere­in­barkeit des § 26 Abs. 3 Satz 2 des deutschen Markenge­set­zes mit der Marken­recht­srichtlin­ie. Die Bes­tim­mung des § 26 Abs. 3 Satz 2 MarkenG ges­tat­tet die recht­ser­hal­tende Benutzung ein­er Marke in ein­er abge­wan­del­ten, eben­falls als Marke einge­tra­ge­nen Form, wenn die Abwe­ichun­gen den kennze­ich­nen­den Charak­ter der Marke nicht verän­dern. Nach Ansicht des Bun­des­gericht­shofs ver­stößt die deutsche Bes­tim­mung nicht gegen die Marken­recht­srichtlin­ie. Zur Begrün­dung sein­er Ansicht hat der Bun­des­gericht­shof im Wesentlichen auf das erhe­bliche wirtschaftliche Inter­esse der Marken­in­hab­er abgestellt, ihre häu­fig wertvollen älteren Marken zu mod­ernisieren, ohne den Marken­schutz und damit die Pri­or­ität der älteren nicht mehr benutzten Marke zu ver­lieren.

Das zweite Ver­fahren um die Rechte aus dem roten Label an den Jean­sho­sen von Levi Strauss unter­schei­det sich von dem ersten Ver­fahren dadurch, dass die benutzte, als Marke einge­tra­gene Form (rotes Stoff­fäh­nchen mit der Auf­schrift LEVI’S) eine Kom­bi­na­tion von zwei weit­eren Marken des Marken­in­hab­ers ist (Marke “rotes Stoff­fäh­nchen” und Wort­marke “LEVI’S”) und die zusam­menge­set­zte Marke keine ger­ingfügige Abwand­lung der aus den einzel­nen Bestandteilen beste­hen­den Marken darstellt. Der Bun­des­gericht­shof möchte im Inter­esse ein­er effek­tiv­en Durch­set­zung der Marken­rechte auch in einem solchen Fall von ein­er recht­ser­hal­tenden Benutzung eines als Marke einge­tra­ge­nen Zeichenbe­standteils durch Ver­wen­dung der zusam­menge­set­zten Marke aus­ge­hen. Der Marken­in­hab­er hat ein schützenswertes Inter­esse, auch einen einzel­nen Bestandteil ein­er zusam­menge­set­zten Marke ein­tra­gen zu lassen, der vom Verkehr als eigen­ständi­ges Kennze­ichen­mit­tel aufge­fasst wird. Dies ist nach Ansicht des Bun­des­gericht­shofs bei dem roten Label von Levi Strauss der Fall.

Recht­san­walt Dr. Ise­le emp­fahl, dies zu beacht­en und in allen Zweifels­fra­gen auf jeden Fall Recht­srat einzu­holen, wobei er in diesem Zusam­men­hang u. a. auch auf die DASV Deutsche Anwalts- und Steuer­ber­ater­vere­ini­gung für die mit­tel­ständis­che Wirtschaft e. V. – www.mittelstands-anwaelte.de — ver­wies.

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